Bei der Beurteilung, ob eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, müssen die Kennzeichnungskraft und der Bekanntheitsgrad der Marke ermittelt werden.
Die Klägerin vertreibt seit den 1960er Jahren über Lizenznehmer Lufterfrischer in der Form eines stillisierten Tannenbaums. Sie ist Inhaberin einer IR-Bildmarke für „Air freshening preparations“ und einer dreidimensionalen Gemeinschaftsmarke für „Air freseheners“, sowie weiteren IR-Wort-Bild-Marken. Aus diesen Schutzrechten klagte sie gegen die Beklagte, da sie eine Verwechslungsgefahr mit den Produkten befürchtet.
Zur Ermittlung der Verwechslungsgefahr hat das Berufungsgericht zunächst die Kennzeichnungskraft der Klagemarke beurteilt. Die originäre Kennzeichnungskraft bestimmt sich danach, ob sich das Produkt von anderen Waren oder Dienstleistungen am Markt unterscheiden kann und sich bei den beteiligten Verkehrskreisen einprägt. Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Nach einer Meinungsumfrage ordnet ein Drittel das Produkt der Klägerin zu, ein Drittel ist jedoch auch der Auffassung, dass das Produkt in dieser Ausgestaltung von verschiedenen Herstellern vertrieben wird. Deswegen ist nach Ansicht des Berufungsgerichts die originäre Kennzeichnungskraft der Klagemarke schwach. Dem widerspricht der BGH jedoch, da ein solcher Prozentsatz teilweise schon dafür ausreicht, dass eine Marke als bekannt gilt. Außerdem seien bei der Befragung zu wenige Personen (mindestens 1000 Befragte) befragt wurden, sodass das Gutachten keine sichere Grundlage für die gewonnenen Ergebnisse darstellt.
Nach der Rechtsprechung des EuGH muss bei der Prüfung der Bekanntheit insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Ausdehnung, die Dauer und der Umfang der Benutzung der Marke mit einbezogen werden. Eine Bekanntheit der Marke im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG kann somit entgegen der Ansicht des Berufungsgericht nicht verneint werden, da die Klagemarke einen Marktanteil von 50% hat, eine hohe Präsenz in den Medien und 30% der angesprochenen Verkehrskreise die Marke kennen.
Da die Entscheidung des Berufungsgerichts der rechtlichen Nachprüfung des BGH nicht standhält und bei der Entscheidung, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt nur von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen ist, muss das Gericht nun eine erneute Beurteilung der Kennzeichnungskraft und der Bekanntheit der Klagemarke vornehmen, um darüber zu entscheiden, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt.
BGH vom 02.06.2016, Az.: I ZR 75/15